La prima sentenza italiana su un brevetto biotecnologico

Il Tribunale di Milano ha applicato una serie di principi direttamente a un brevetto biotecnologico per la prima volta nella sentenza n 15864 dell’11 novembre 1999 riguardante il caso “Chiron Corp e Ortho Diagnostic Systems contro Sorin Biomedica Diagnostic”. Sebbene per la sua complessità il testo della decisione non si presta ad essere agevolmente riassunto, di seguito sono riportati alcuni dei principi applicati dalla sentenza.

I risultati industriali (polipeptidi polinucleotidi e metodo diagnostico) immediateamente derivanti dall’applicazione tecnica di una scoperta (individuazione della struttura genetica HCV) e descritti come tali, sono brevettabili ai sensi dell’Art. 2585 del Codice civile.

La valutazione dell’attività inventiva di risultati industriali brevettabili ai sensi dell’Art. 2585, non può essere effettuata indipendentemente dalla scoperta da cui derivano. In un tal caso quindi la verifica del “novum” dovrà essere compiuta sulla scoperta in quanto tale.

L’individuazione e la descrizione della sequenza di un virus (nello specifico HCV), laddove effettuata in assenza di alcuna informazione sulla composizione chimica del virus stesso ed utilizzando processi tecnici noti in arte solo singolarmente e non nella combinazione esattamente utilizzata dagli inventori, comporta attività inventiva.

L’importanza scientifica di una scoperta e l’insuccesso di tentativi da parte di gruppi di ricercatori qualificati sono indizi significativi della sussistenza di attività inventiva per una invenzione biotecnologica.

L’omologia di sequenza è un criterio adatto per identificare la portata di una invenzione che abbia ad oggetto polipeptidi, nel caso in cui l’applicazione di tale criterio sia scientificamente fondata e la percentuale indicata ragionevole secondo quanto è noto allo stato della tecnica.

In tal senso l’omologia dovrà essere applicata alla sequenza effettivamente descritta nel brevetto, e non ad eventuali sequenze utilizzate a puro scopo definitorio.

Nel caso specifico il criterio dell’omologia per definire l’innovazione associata all’individuazione della struttura genetica HCV è stato considerato scientificamente fondato e ragionevole con una percentuale minima del 40 % della sequenza aminoacidica effettivamente sequenziata dagli inventori e descritta come tale nel brevetto.

La semplice presunzione della possibilità, o meglio del desiderio, che i polipeptidi coperti dall’invenzione possano essere impiegati per preparare un vaccino, a causa della complessità della relativa preparazione, non costituisce sufficiente descrizione di un vaccino comprendente tali polipeptidi, nè ne giustifica l’applicabilità industriale.

1 giugno 2000