TDK, la sponsorizzazione di eventi pesa nel giudizio sulla notorietà del marchio

Il Tribunale di Primo Grado ha evidenziato il peso che la sponsorizzazione frequente e regolare di eventi popolari può avere nel giudizio sulla notorietà del marchio, unitamente alla quota di mercato detenuta ed all’intensità, all’ambito geografico e alla durata dell’uso.

Una società danese, la Aktielselskabet af 21 november 2001 (nel seguito Aktielselskabet), aveva richiesto la registrazione del segno denominativo TDK per articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria appartenenti alla classe 25. La TDK Corporation aveva proposto opposizione in base sia ad una registrazione comunitaria, sia a 35 registrazioni nazionali anteriori, riguardanti marchi che o erano costituiti dalle lettere TDK, oppure le comprendevano. Le registrazioni coprivano apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini in classe 9.

La commissione di ricorso dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) aveva confermato la decisione della divisione di opposizione, la quale aveva constatato l’assenza di rischio di confusione fra i due marchi, dal momento che i prodotti coperti non erano nemmeno lontanamente simili. Essa tuttavia aveva accolto l’opposizione in applicazione dell’art. 8, n. 5, del Regolamento sul marchio comunitario, ai sensi del quale il marchio registrato anteriore gode di una protezione estesa, nonostante i prodotti non siano simili, se gode di notorietà nell’area geografica in cui è registrato, e se l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o recare pregiudizio allo stesso.

La Aktielselskabet aveva proposto ricorso di fronte al Tribunale di Primo Grado sostenendo, in sostanza, che l’UAMI non aveva sufficientemente dimostrato, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, né che il marchio anteriore godesse di notorietà nell’area geografica in cui era registrato, né che l’uso del marchio richiesto potesse trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore TDK, o recare pregiudizio allo stesso.

Il Tribunale di Primo Grado ha emesso la sentenza nella causa T-477/04 il 6 febbraio 2007. La decisione è degna di nota poiché conferma che per valutare la notorietà di un marchio, sono da prendere in considerazione non solo la quota di mercato detenuta dal marchio e l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, ma anche l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. In particolare, il tribunale ha ritenuto che i livelli di vendita raggiunti dai prodotti contrassegnati dai marchi anteriori TDK, unitamente alla dimensione, alla frequenza e alla regolarità delle sponsorizzazioni di eventi che richiamano molti spettatori e durante i quali era stato fatto uso di tali marchi, confortavano la valutazione secondo la quale i marchi anteriori in questione erano conosciuti da una parte sostanziale del pubblico.

Quanto alla valutazione dell’indebito vantaggio che il marchio richiesto poteva trarre dai marchi TDK, o al pregiudizio che esso poteva recare agli stessi, il tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso, in considerazione delle attività di sponsorizzazione, in particolare di tipo sportivo, dell’interveniente, era legittimata a ritenere che l’utilizzo sempre possibile del marchio richiesto dalla ricorrente su capi di abbigliamento sportivi avrebbe portato a credere che tali vestiti fossero prodotti dall’interveniente o su sua licenza. Tale situazione, secondo il tribunale, costituisce di per se stessa un elemento che consente di concludere, per l’esistenza di un rischio futuro non ipotetico, che la ricorrente tragga un vantaggio indebito dalla reputazione dei marchi anteriori.